Qu’une start-up cherche à monétiser son portefeuille d’actifs immatériels ou qu’un groupe plus établi souhaite s’approprier un signe distinctif stratégique, la rédaction d’un contrat de cession de marque constitue l’étape décisive pour sécuriser la transaction, pérenniser la valeur et éviter les litiges futurs. Plus qu’un simple transfert de propriété, l’opération mêle droit de la propriété intellectuelle, fiscalité, comptabilité et stratégie commerciale ; d’où la nécessité d’anticiper chaque clause, chaque délai et chaque obligation déclarative.

Dans cet article, nous analysons les clauses incontournables, les pièges fréquents, la fiscalité applicable ainsi que les meilleures pratiques pour réussir votre opération de cession, que vous soyez cédant ou cessionnaire. N’hésitez pas à consulter nos forfaits d’accompagnement dédiés.

Comprendre le contrat de cession de marque

Le contrat de cession de marque obéit aux articles L. 714-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Concrètement, il s’agit d’un acte écrit par lequel le titulaire d’une marque enregistrée cède à un tiers l’ensemble ou une partie des droits patrimoniaux attachés à ce signe : droit d’apposition, d’exploitation, d’interdiction et d’ester en justice. Sans écrit, la transaction reste inopposable aux tiers et ne peut donner lieu au changement de titulaire auprès de l’INPI.

Les praticiens distinguent la cession simple (transfert définitif de la pleine propriété) de la cession assortie de conditions (obligation d’utilisation, redevance supplémentaire, clause de réversion). Le caractère onéreux est la règle, mais rien n’empêche une cession à titre gratuit, sous réserve de respecter les règles relatives aux libéralités lorsqu’une société est cédante.

À la différence d’une licence de marque, la cession éteint le lien juridique entre le cédant et la marque ; aucune redevance future n’est versée, sauf stipulation contraire. D’où l’importance d’intégrer des garanties protectrices pour les deux parties.

Pourquoi céder ou acquérir une marque ?

Une logique de croissance externe ou de recentrage

Dans une opération de rapprochement, racheter une marque existante permet de réduire les coûts marketing, d’accélérer la mise sur le marché, voire de neutraliser un concurrent. Inversement, un cédant peut vouloir se recentrer sur d’autres segments ou se désengager d’une zone géographique. Le management doit alors s’assurer que la marque délivre une valeur économique supérieure au coût d’opportunité lié à son maintien.

Exemple réel : la cession éclair de « Made.com »

Lorsque Made.com s’est retrouvé en difficulté, le fonds Next Plc a négocié en urgence la reprise de la marque, du domaine et des bases clients pour sauver l’image et capter un trafic qualifié. Sans un contrat de cession de marque bien calibré, l’opération aurait exposé l’acquéreur à des revendications de tiers sur certains pays encore non couverts.

Clauses essentielles du contrat

Identification précise des parties et de la marque

La clause d’identification doit préciser : forme sociale, siège, numéro RCS, nom et qualité du signataire pour chaque partie. Elle décrit également la marque avec son numéro INPI ou OMPI, sa date de dépôt, ses classes, sa représentation graphique et, le cas échéant, les extensions internationales. Sans ces éléments la rédaction d’un contrat de cession de marque est fragilisée et l’enregistrement par l’INPI peut être rejeté.

Périmètre des droits cédés

Il convient d’énumérer : droits annexes (logos dérivés), dépôts en cours, oppositions en cours, droits de priorité, billboards audiovisuels, noms de domaine associés. Indiquer si les créations futures dérivées sont incluses. Cette granularité évite qu’un enregistrement international subsistant à l’étranger échappe au cessionnaire, ce qui ruinerait la cohérence marketing.

Garanties d’éviction et de jouissance paisible

Le cédant garantit que la marque ne contrefait pas un signe antérieur, qu’il n’existe pas d’action pendante susceptible de la rendre nulle, et qu’aucune licence exclusive n’entrave le transfert. L’absence ou la limitation de cette garantie doit être assortie d’une réduction de prix ou d’une clause d’ajustement, faute de quoi le contrat de cession de marque expose le cessionnaire à un risque financier qu’il n’a pas budgété.

Déclarations et assurances

Les déclarations portent sur la validité du titre, l’usage sérieux durant la période légale, l’absence de redevances impayées sur les éventuelles licences, l’état de la comptabilité matières publicitaires, et l’éventuelle antériorité notoire. Une assurance responsabilité civile propriété intellectuelle peut être souscrite pour couvrir les coûts de défense en cas de contrefaçon postérieure à la cession.

Prix et modalités de paiement

Le prix peut être ferme ou assorti d’un complément variable calculé selon le chiffre d’affaires généré par la marque. Les praticiens intègrent fréquemment une clause « earn-out » encadrée par les seuils comptables. Le paiement peut être échelonné avec clause de réserve de propriété jusqu’au règlement complet. Dans un contrat de cession de marque international, penser au risque de change : une clause d’indexation sur l’EURIBOR ou la parité EUR/USD protège chacun.

Conditions suspensives

Parmi les plus courantes : autorisation des créanciers, levée d’endettement PGE, absence d’opposition à l’enregistrement au Journal officiel, décision d’un conseil d’administration. Si une condition n’est pas réalisée avant la date butoir, la cession devient caduque sans indemnité sauf clause pénale contraire.

Obligations post-cession

Le cédant peut être tenu : d’effectuer les formalités de transfert auprès de l’INPI, de fournir les fichiers sources, de transmettre les cahiers de normes graphiques et de collaborer aux actions en défense contre d’éventuelles contrefaçons. Un calendrier précis évite les retards qui altèreraient la valeur de la marque dans les trois premiers mois suivant la cession.

Non-concurrence et confidentialité

Une clause de non-concurrence encadre l’utilisation par le cédant de signes similaires sur des produits concurrents. Elle doit être limitée dans le temps, l’espace et les produits pour rester valable (Cass.com. 15 mai 2018). Côté confidentialité, il s’agit de protéger les données marketing et la liste clients liées à la marque, sous peine de sanction sur le fondement du secret des affaires.

Échéancier de transfert

Le calendrier détaille : signature, closing, enregistrement, bascule des comptes réseaux sociaux, redirection DNS, livrables juridiques. Chaque étape peut déclencher un paiement partiel. Si l’une d’elles échoue, une clause de back-up peut prévoir le maintien temporaire d’une licence gratuite au bénéfice du cessionnaire, afin d’éviter le trou d’exploitation.

Résolution, nullité et force majeure

En cas de manquement grave, la partie lésée peut résoudre le contrat de cession de marque après mise en demeure restée infructueuse quinze jours. La nullité peut être invoquée si le consentement a été vicié par la réticence dolosive du cédant. La force majeure, définie par l’article 1218 du Code civil, exonère les parties si un événement imprévisible et extérieur empêche définitivement la réalisation des obligations.

Fiscalité applicable à la cession d’une marque

Droits d’enregistrement

L’article 809 du CGI soumet la cession d’une marque à un droit fixe de 125 € lors de l’enregistrement au service des impôts des entreprises (SIE). Le cessionnaire supporte généralement ce coût. Pour bénéficier du tarif fixe, le contrat de cession de marque doit être enregistré dans le mois suivant sa signature.

Traitement comptable pour le cédant

Pour le cédant, la plus-value réalisée est imposable dans les conditions de l’article 39 duodecies du CGI. Si la marque est inscrite à l’actif depuis plus de deux ans, la plus-value est qualifiée de long terme et taxée au taux réduit de 15 % (ou 10 % sous option). Les PME innovantes peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies B lorsque l’ensemble des éléments incorporels de l’exploitation est cédé.

Traitement comptable pour le cessionnaire

Le prix versé est inscrit à l’actif immobilisé, sous-compte « 203 Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ». L’amortissement n’est pas obligatoire mais vivement recommandé ; la doctrine ANC 2021-05 admet un amortissement sur dix ans si la durée d’exploitation est incertaine. L’entreprise doit tester la valeur résiduelle tous les ans (impairment test) sous peine de provision.

TVA

La cession d’une marque constitue la livraison d’un bien incorporel au sens de l’article 256 I du CGI. Elle est soumise à la TVA au taux normal de 20 %, sauf si l’opération s’analyse comme une transmission d’universalité totale ou partielle d’entreprise, auquel cas elle est exonérée (article 257 bis). Le contrat de cession de marque doit donc préciser si d’autres actifs (stocks, contrats) accompagnent la cession.

Régime international et conventions fiscales

En présence d’un cédant résident d’un État tiers, la plus-value est généralement imposée dans l’État de résidence du cédant, sauf clause spécifique de la convention fiscale bilatérale. Les marques peuvent être considérées comme des « biens incorporels » relevant de l’article 13 OCDE. Pour éviter la double imposition, le contrat de cession de marque international identifie clairement la source de la plus-value et le lieu de l’exploitation future.

Étapes pratiques pour sécuriser l’opération

1. Audit préalable de la marque

Avant toute négociation, sollicitez un audit d’antériorités et de validité : recherche sur bases INPI, EUIPO, OMPI ; vérification de l’usage sérieux sur les cinq dernières années ; examen des licences. Sans cette diligence, le cessionnaire risque d’acheter un titre périmé ou réputé déchu. Les coûts d’un audit représentent à peine 1 % du prix moyen d’un contrat de cession de marque, mais ils évitent parfois 100 % de perte.

2. Négociation et lettre d’intention

La lettre d’intention (LOI) détaille le prix indicatif, le calendrier, les clauses essentielles et une exclusivité temporaire. Elle n’est pas obligatoire, mais sécurise la confidentialité des données communiquées avant signature du contrat de cession de marque. Prévoir un dépôt de garantie remboursable si l’audit s’avère défavorable.

3. Rédaction puis revue par un avocat

Confier la rédaction à un cabinet spécialisé limite le risque de discordance avec le droit de la concurrence ou les règles fiscales. L’avocat vérifie la cohérence des annexes techniques (chartes, classeurs, preuves d’usage) avec le corps du contrat de cession de marque. Il insère aussi les mentions relatives à la lutte anti-blanchiment (KYC) et aux sanctions internationales lorsque la marque est exploitée hors UE.

4. Enregistrement auprès de l’INPI

Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après inscription au Registre national des marques. Le formulaire TM6 et l’extrait du contrat de cession de marque doivent être déposés, accompagnés des preuves de paiement. L’INPI publie la modification au Bulletin officiel (BOPI) sous trois à cinq semaines, sauf irrecevabilité.

5. Communication et intégration

Une fois la cession publiée, mettez à jour les supports commerciaux, contrats fournisseurs, CGV, packaging. Un plan de communication interne et externe rassure employés et partenaires. Une clause de transition dans le contrat de cession de marque peut obliger le cédant à fournir un kit de communication pour faciliter le rebranding.

Checklist récapitulative

Questions fréquentes

Peut-on céder une marque partiellement ?

Oui. L’article L. 714-1 CPI autorise la cession limitée à certaines classes, territoires ou modes d’exploitation. Toutefois la cohérence doit être préservée. Si vous cédez uniquement la classe 25 (habillement) et conservez la classe 18 (maroquinerie), veillez à rédiger une clause empêchant un usage trompeur susceptible d’induire le public en erreur.

Différences entre licence et cession

La licence conserve la titularité chez le donneur ; elle autorise un usage limité contre redevances. La cession transfère la propriété. Dans un contrat de cession de marque, le cédant perd son droit de révoquer, sauf clause de réversion. En matière fiscale, la licence génère un produit imposable chaque année, tandis que la cession déclenche une plus-value unique.

Plan d’amortissement recommandé

Bien que la marque puisse être à durée de vie illimitée, la prudence comptable incite à amortir sur dix ans. Un amortissement plus court (cinq à sept ans) peut être justifié si le secteur est très volatile (tech, mode). Mentionnez la méthode retenue dans le contrat de cession de marque pour éviter des divergences d’interprétation entre commissaire aux comptes et direction financière.

Sources officielles

Pour aller plus loin, consultez l’article L. 713-2 CPI relatif aux droits conférés par la marque et l’fiche pratique Service-public.fr sur le dépôt de marques.

Conclusion

Qu’il s’agisse de monétiser un actif immatériel ou de catalyser une stratégie de croissance, la réussite d’une opération de cession repose sur l’anticipation méticuleuse des clauses, la gestion fine des risques fiscaux et la vigilance quant à la conformité des formalités. Un contrat de cession de marque bien rédigé, soutenu par un audit préalable et une communication maîtrisée, sécurise le transfert de valeur et renforce la position concurrentielle de l’acquéreur. Pour transformer une marque en levier durable de développement, combinez rigueur juridique, vision marketing et accompagnement expert dès les premières discussions.